南微医学张瑞 | 如何应对海外竞争对手专利“狙击”

更新时间:2021/6/15 14:18:17点击:735 YIPEVENTS

6月2日-4日,由YIP Events及旗下新媒体“知产前沿”联合举办的“全球医疗器械知识产权峰会”在深圳召开,本次大会吸引了300余位医疗器械IP人报名,同时有800余人线上参与直播观看,为海内外医疗器械知识产权机构及从业人员提供了高价值的信息交流平台。

6月3日下午,南微医学科技股份有限公司的法务部高级部门经理张瑞结合自己多年的专利实务操作经验,以“如何应对海外竞争对手专利‘狙击’”为题发表了精彩的个人演讲。以下为此次发言内容文字整理,供业内知识产权从业人员参考学习。 


张瑞在全球医疗器械知识产权峰会上发言

一、海外专利侵权诉讼概况
演讲的第一部分内容主要是对国外专利诉讼的大体情况进行简单的介绍。在进入正式内容之前,张瑞经理立足于产业宏观层面,将国内的医疗器械行业与家电、消费电子行业的技术现状进行对比,指出前者的技术特点在整体上呈现出“我中有你,你中无我”的总体现状,因此在海外专利诉讼中,国内企业相对较难通过技术反制对方提出的侵权诉讼。
首先,张经理以美国、德国为例简要介绍了外国专利诉讼的进程,并与我国司法实践作对比。其一,在总体的诉讼进程上,美国的专利诉讼周期相当漫长,一审程序可能历时两年半之久,光是一审过程中的证据开示期和IPR程序(作用类似于欧洲和我国的专利无效程序)就长达一年多,因而会产生高昂的诉讼费用,平均费用高达200万美金以上;相比之下,德国的专利诉讼审理进度较快,一审通常在14个月左右结案,所以诉讼费用也相对较低,平均额度大约在40万美金左右;我国专利诉讼一审的审理周期则更短,大概在6-12个月左右(包含无效程序中止侵权审理的时间),由此产生的诉讼费用也远低于美国和德国,大约在5-10万美金左右,也视具体案件复杂程度而变化。其中,与我国专利诉讼程序类似的是,德国发生的专利侵权纠纷在审理过程中,被告既可以向欧专局提出专利异议,也可以向德国专利法院申请认定涉案专利无效,但实践中,两种程序在衔接上可能存在一定矛盾冲突,往往会出现异议尚无定论,而法院却已经做出判决的情况。美国、德国以及中国的专利诉讼周期和费用的对比情况分别如图1和图2所示:

图1 美、德、中三国的诉讼周期对比

图2 美、德、中三国的诉讼费用对比
其次,在专利诉讼案件数量的情况上,从2013年开始,美国的专利诉讼量大体呈现下降趋势,该期间内出现两个重要的时间节点,一是2013年发生的“Alice案”导致在2013年至2014年软件专利诉讼数量减少,二是“新冠”疫情期间美国法院的专利受案量不降反升。美国专利诉讼案件数量如图3所示:
图片图3 美国专利诉讼趋势
再次,从技术领域的分布情况来看,美国专利诉讼案件中,消费性产品的专利案件数量占据榜首,紧随其后的是生物、医药类和计算机硬件和软件类以及工业建筑类的专利诉讼案件,而医疗器械类的专利诉讼量则排在第七。其中,专利诉讼发起主体基本上是以专利实施主体 (PEs)居多,而非实施主体(NPEs)发起的诉讼相对较少。
最后,一方面,从专利权利人获胜情况来看,总体上作为专利实施主体的权利人其获胜的几率高于非实施主体身份的权利人,其中,庭审阶段权利人胜诉率远高于庭前审理阶段,并且有陪审团参与审理的案件中,权利人的胜诉率相对要更高一些。另一方面,在判赔额度上,美国消费类产品、计算机和通信领域的赔偿额度相对较高,而且,近些年来非专利实施主体获得赔偿的金额比较高。美国专利诉讼判赔额度如图4所示:

图4 美国专利诉讼赔偿额度

二、专利侵权诉讼应对中几点思考
本次演讲的第二个话题是张经理从经验出发,总结的几个关于在应对海外专利侵权诉讼中我国企业应当注意的重要事项。
其一,对于律所的考察与选择,企业究竟是选择大型律所还是中小型律所?张经理认为,大所的优势主要体现在诉讼整体上的策略、案件的全程管控以及降低公司的承担的整体风险等方面,而中小所在性价比上也有其优势。另外,企业在与律所签订协议时要把控好费用支出,既要限定好最高费用,同时也要约定好在不同阶段投入不同费率的律师,并且适当控制诉讼文书量。
其二,关于管辖权异议有何价值?张经理认为,这要根据被诉时公司所处的阶段来确定,实际上,管辖权异议的策略意义大于其实质意义,并且其费用较高,而实际的效果却相当有限。
其三,关于IPR程序(相当于我国的专利无效程序)的发起,张经理提出了几个需要注意的事项:
1.检索审查意见是否有限缩性解释;
2.查询是否存在第三方公众意见;
3.是否有其他方提出的IPR程序,从其中搜素可用的证据;
4.查寻对方权利人的专利对应产品在FDA注册中披露的现有技术,是否在IDS中也披露,如果没有披露可以算是欺骗行为。
其四,据张经理介绍,美国专利诉讼保险的市场已经非常成熟,但在我国目前只是处于起步阶段,专利保险业务量比较有限,但是专利诉讼保险蕴含的市场价值非常巨大,对于诉讼当事人而言,它可以覆盖一定比例的律师费和赔偿金额,我国今后应当将专利保险业务推广开来。
其五,国内企业可以通过技术反制措施来应对海外提起的侵权诉讼,一方面可以充分检索国内外可能攻击对方产品的专利,寻求交易,另一方面则可以针对对方商业上实施的不正当竞争和垄断行为开展合规性调查并提起诉讼。但通常反制措施的成本也相对较高、周期较长,因此可以尽量寻求与对方和解,抓住最佳时机争取尽早和解,毕竟“好诉讼不如烂和解”。
其六,为了降低故意侵权风险,张经理建议,企业在研发活动中建立规范性电子邮件等文件保留制度,并且建立适合自己产品的专用名词术语库。
最后一点是关于律师文书的控制,企业应当事先评价各种Motion(动议)的必要性,提前进行预算,并且要控制律师对文书的交叉审核,减少不必要的重复环节,此外,还应当适当控制文书的长度,提前和律师沟通后每次文书的长度。

三、研发中故意侵权风险的防范
最后模块的内容是张经理就企业在研发活动中如何规避和防范故意侵权风险提出的建议。
为了使大家更深刻地理解用语规范对于规避故意侵权风险的重要性,张经理首先以案释法,举了一则案例:在2006年日本先锋电子Pioneer诉韩国三星电子的案件中,由于三星工程师在一份备忘录上记载了一句“目前的设计以及侵犯了先锋公司的专利”,导致法院判决三星赔偿原告5930万美金,该备忘录成为判赔的关键证据。
此案给我们留下了深刻的教训,这提醒国内的企业在研发过程中应当规范专利相关书面用语,要格外重视区分“客观事实性描述”和“评价性意见”,企业内部技术人员在文书中应仅限于做客观事实性描述,在没有律师的专业意见前提下,不宜自行武断的表达评价性意见。结合实例,张经理对客观事实性描述作了详细解释,例如:“我们的产品是如何设计的……;我们采用了……的结构。”以及“我们的设计在XXX基础上做了……改进。”这样的表述就属于客观事实性描述,即仅属于事实层面的内容。
至于什么是“负面评价性的意见”呢?张经理也举了几个例子:“我们的设计和XXX的专利是一样的/类似的……”;“我们的设计借鉴了XXX的专利……”。当然,对于 “正面的书面评价”可按照律师的专业意见进行,比如指出:“我们的设计方案和XXX专利完全不同”,或者说:“我们的设计方案和XXX专利具有实质的区别”。通过一正一反的对比并且结合实际案例的运用,演讲者让听众对于书面评价的用语规范有了更加深层次和准确的认识。
有听众提出疑问:“对于涉及专利风险相关内容的工作,企业技术人员应当如何汇报呢?”张经理给出了自己的建议,提醒技术人员在做书面汇报之前,可根据律师的专业意见进行,不宜在书面中自行主观武断的做 “有侵权风险”、“高风险”之类的表述。因为是否具有专利侵权风险,属于法律范畴的问题,应当仅限于由内部律师或者外部律师出具该类书面意见。
另外,企业内部对于专利书面内容中的技术性词语应当引起格外注意,这是因为美国专利诉讼庭审也会采用陪审团制度(陪审团成员并非法律或技术专家),控方律师会尽可能罗列出能够说明被控产品和涉案专利表述一致的地方,包括将被控产品说明书用词、FDA注册文件用词、图纸描述用词等技术性文件的用词与涉诉专利中的用词进行对比,以寻找重复的字段,重复字段越多对方律师能利用的攻击点越多,从而试图达到影响陪审团判决的目的。因此,企业在产品开发过程中应当采用规范的技术用语,不仅要尽量避免使用高辨识度的词语,而且应当保证产品开发的相关资料要统一规范技术用语,还要合理的规范内部人员的书面沟通用语。
总而言之,任何不当用语都可能被对方作为法庭上极具杀伤力的呈堂证供,因此企业在研发活动中一定要注意规范书面用语,特别是技术性词语。


编辑:Shawn